Rédaction de brevets : utiliser la différenciation des revendications pour garantir une construction large

NOTE DE LA RÉDACTION : Cet article est un extrait deRègles de rédaction des brevets : conseils tirés des affaires du circuit fédéral , édition 2014, désormais disponible sur Amazon.com. Il s'agit du cinquième volet de la série. Pour lire les autres versements, veuillez consulterJoseph Root sur la rédaction des revendications de brevet.

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L'obstacle le plus important à la réalisation de l'étendue des brevets dans le droit des brevets contemporain réside dans la propension du circuit fédéral à importer des imitations de la spécification dans les revendications. La Cour justifie ses actions comme un simple discernement de l'intention de l'inventeur de limiter l'invention. Le moyen le plus efficace de contrer cette activité est la différenciation des revendications - le concept selon lequel les revendications sont présumées avoir des significations différentes, de sorte qu'une limitation expressément présente dans une revendication ne doit pas être lue dans une autre revendication, en particulier lorsque la revendication la plus étroite dépend de la plus large. La formulation de cette règle par le circuit fédéral a été bien énoncée dans SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. : "Il est bien établi que lorsqu'une revendication de brevet ne contient pas une certaine limitation et qu'une autre revendication en contient, cette limitation ne peut pas être lue dans la revendication précédente pour déterminer la validité ou la contrefaçon."

Les tribunaux expriment souvent ce principe en termes d'évitement de la redondance des réclamations. Le tribunal de Phillips a été confronté à cette question en traitant des panneaux à coque en acier qui peuvent être soudés ensemble pour former des murs résistants au vandalisme. La revendication la plus large comprenait une limitation "des chicanes internes en acier s'étendant vers l'intérieur à partir des parois de la coque en acier". Le tribunal était tenu de déterminer exactement quelles caractéristiques étaient implicites dans le terme « chicanes », et l'une des techniques employées à cette fin était l'examen des autres revendications. Par exemple, selon la revendication dépendante 6, "les chicanes internes des deux sections de panneaux externes se chevauchent et s'emboîtent à des angles fournissant des panneaux déflecteurs s'étendant d'une extrémité du module à l'autre". "Si les chicanes énoncées dans la revendication 1 étaient intrinsèquement placées à des angles spécifiques", a estimé le tribunal, "la revendication 6 serait redondante". Ainsi, une interprétation de la revendication 1 qui inclurait un angle spécifique serait inappropriée, selon la doctrine de la différenciation des revendications.

Pour appliquer ce principe au problème de l'étendue des revendications, considérons un brevet ne divulguant qu'un seul mode de réalisation, avec une revendication principale dont la portée s'étend au-delà de celle du mode de réalisation (mais dans le cadre de tout art antérieur cité). Comme discuté en détail ailleurs, sans revendications diverses, les tribunaux sont susceptibles de déterminer que le mode de réalisation n'illustre pas simplement l'invention ; c'est l'invention. Le tribunal suit ensuite rapidement en lisant les limitations du mode de réalisation dans les revendications.

Ce problème apparaît dans nCube Corp. c. SeaChange Int'l, Inc., où la technologie concernait le stockage et la récupération des données dans un environnement en réseau. La revendication 1 était large et incluait "un gestionnaire en amont recevant des messages dudit client et acheminant lesdits messages vers un service approprié sur ledit serveur, ledit gestionnaire en amont étant couplé à un premier réseau". La spécification énonce un seul mode de réalisation. Le mode de réalisation utilisait un adressage logique pour envoyer des messages, le gestionnaire en amont utilisant l'adresse logique pour établir un "circuit virtuel" unique pour la connexion avec un client individuel. La revendication 1 ne parle que du "routage desdits messages", sans spécifier d'adresses logiques ou physiques, et le contrefacteur accusé a fait valoir que la revendication 1 devrait être limitée à l'adressage logique, car ce processus est le seul décrit dans le mode de réalisation. À la lumière des résultats dans des situations similaires, il faut attribuer au moins une forte probabilité que la limitation d'adressage logique aurait été lue dans la revendication, mais pour un fait : la revendication dépendante 2 énonce spécifiquement la limitation du "circuit virtuel", et la revendication dépendante 4 ajoute un adressage logique. Ainsi, limiter la revendication 1 à l'adressage logique "lirait de manière inadmissible la limitation de "connexion virtuelle" de la revendication 2 dans la revendication 1, rendant ces revendications redondantes".

La différenciation des revendications est une arme puissante. Utilisé avec soin, il peut complètement bloquer l'importation des limitations d'un mode de réalisation. Les rédacteurs doivent conserver cet outil à portée de main, et dans toute situation où la portée d'une revendication principale dépasse la portée littérale du mode de réalisation le plus large, les revendications doivent être inventoriées pour s'assurer que chaque limitation présente dans le mode de réalisation mais pas dans la revendication est ou devient l'objet d'une revendication dépendante.

[Université-1]

Classe variable

La doctrine de la différenciation des revendications traite généralement de l'effet spécifique d'avoir des revendications qui diffèrent à certains égards; c'est-à-dire que les revendications en question sont distinctes, chacune ayant sa propre portée indépendante. Toutefois, cette doctrine ne dit rien sur les avantages ou les effets particuliers des différences de revendications spécifiques. Cependant, l'analyse révèle que deux différences principales peuvent être identifiées : des revendications de classe variable et de portée variable.

En tant que bonne pratique de rédaction, outre les considérations de validité devant le circuit fédéral, la rédaction de revendications dans diverses catégories statutaires devrait être la règle générale d'un praticien. Fournir des revendications de différentes classes statutaires permet au rédacteur de présenter des revendications de contenu allant du purement fonctionnel au purement structurel, confiant que la différenciation des revendications maintiendra la ligne entre ces revendications.

Le résultat est illustré dans DSW, Inc. c. Shoe Pavilion, Inc., concernant un brevet portant sur un système et une méthode de stockage et d'affichage d'un grand stock de chaussures pour le libre-service client. Le litige portait sur six revendications : trois concernaient des méthodes de présentation et de stockage des chaussures, et trois concernaient des appareils. En ce qui concerne la présentation et le stockage des chaussures, une revendication énonçait un module de présentation et de séparation des chaussures ; un second s'adressait à un système de présentation et de stockage des chaussures ; et un troisième revendiquait une armoire pour exposer et ranger des chaussures. Chacune des revendications d'appareil incluait un "ensemble de chenilles et de galets", cité comme composant d'un module de support. Les revendications de procédé incluaient chacune un "fournisseur de pile positionnable généralement disposé verticalement et mobile horizontalement", cité de cette manière dans la revendication indépendante et comprenant des détails supplémentaires dans chaque revendication dépendante. Aucune revendication de méthode n'incluait un "ensemble de chenilles et de rouleaux".

Néanmoins, le tribunal de district a importé la limitation de "l'assemblage de chenilles et de rouleaux" dans les revendications de méthode. Le circuit fédéral a renversé cette construction, qualifiant les revendications de méthode comme étant larges mais non ambiguës. Le tribunal a énoncé la règle applicable, citant une décision antérieure :

[C]e tribunal a toujours adhéré à la proposition selon laquelle les tribunaux ne peuvent pas modifier ce que le titulaire du brevet a choisi de revendiquer comme étant son invention, que les limitations apparaissant dans le mémoire descriptif ne seront pas lues dans les revendications et que l'interprétation de ce que signifie un mot dans un la revendication "ne doit pas être confondue avec l'ajout d'une limitation superflue apparaissant dans la spécification, ce qui est inapproprié".[1]

Notez que le rédacteur ici a atteint plusieurs objectifs. Tout d'abord, les détails de "l'assemblage de la chenille et des rouleaux" ont été exposés dans plusieurs contextes différents. Dans la mesure où cette limitation pourrait réussir à surmonter une référence à l'état de la technique, la rédactrice s'est donnée plusieurs moyens d'atteindre cet objectif. En outre, une forme élargie du même assemblage, requalifiée de "séparateur de pile positionnable et mobile horizontalement", a été combinée avec les revendications de méthode, offrant un angle entièrement différent à partir duquel aborder la brevetabilité.

Portée variable

Au sein d'une même catégorie statutaire, la différenciation des réclamations est plus facilement obtenue en faisant varier la portée des réclamations. Une revendication indépendante large, avec des revendications dépendantes plus étroites, non seulement maximise la probabilité d'obtenir une couverture optimale de la contrefaçon, mais elle augmente également les chances d'obtenir une construction de revendication souhaitée. De plus, le contenu des revendications dépendantes peut souvent aider à définir les contours de la revendication principale.

Un exemple typique peut être vu dans Finisar v. DirectTV Group, où le brevet concernait la diffusion de programmes audio et vidéo aux consommateurs. Le processus revendiqué appelait au filtrage d'un flux de données transportant un contenu multimédia pour identifier un ensemble spécifié de paquets de données contenant un contenu sélectionné par un utilisateur. Cette étape a été suivie du "téléchargement dans un dispositif de stockage de mémoire de ceux desdits paquets de données reçus qui correspondent audit ensemble spécifié de paquets de données demandés". La construction de la revendication dépendait de la question de savoir si la méthode nécessitait le stockage des données téléchargées ou si le simple fait de télécharger constituait une réponse suffisante au terme de la revendication. Le tribunal de district avait interprété le terme comme signifiant "le filtre de données transfère dans un dispositif de stockage de mémoire les paquets de données spécifiés dans les données du filtre", sans nécessiter le stockage des données pour une disponibilité ultérieure.

Le tribunal s'est penché sur une demande dépendante, qui a modifié l'étape de téléchargement. Là, la récitation incluait "le stockage temporaire des paquets de données reçus dans un tampon" et "le transfert de ces paquets de données dans ledit tampon" vers une "destination prédéfinie". Le fait qu'un tampon et une "destination prédéfinie" aient été spécifiquement mentionnés, a expliqué le tribunal, indiquait que le tampon ne pouvait pas être le "dispositif de stockage de mémoire" de la demande principale. En outre, l'objectif de l'invention, permettant aux consommateurs de visualiser un contenu multimédia à la demande, ne serait atteint que si les données étaient stockées pendant un certain temps. Ainsi, le téléchargement était interprété comme "le transfert des données souhaitées dans un appareil capable de les enregistrer pour un accès ultérieur".

Dans une affaire impliquant des conteneurs maritimes, où la demande principale portait sur une structure de stockage "couplée à" un conteneur, le tribunal a interprété ce couplage comme limité à une fixation directe plutôt qu'indirecte, conduisant à un jugement de non-contrefaçon. Le circuit fédéral a toutefois examiné les revendications dépendantes et a noté qu'une revendication dépendante énonçait une pièce jointe indirecte. À la lumière de ce fait, le tribunal a déclaré que "la portée de la revendication indépendante 1 est présumée être plus large pour permettre d'autres types de pièces jointes indirectes". La construction de la revendication a été élargie en conséquence. Un résultat similaire a été obtenu concernant les lunettes, où une revendication indépendante mentionnait "un élément magnétique", qui, selon le contrefacteur accusé, devrait être limité à un aimant permanent. Étant donné qu'une revendication dépendante limitait spécifiquement le "membre magnétique" à "l'aimant", le tribunal a accepté l'interprétation large.

On peut et on devrait utiliser des revendications de portée variable pour atteindre l'objectif simple de faire varier la portée de la couverture. La suggestion ici va au-delà de cet objectif, en employant les revendications étroites pour préserver les revendications larges. Dans un sens, ce processus bouleverse la rédaction des revendications, mais la révolution de la divulgation peut le faire.

Attention aux exceptions

Dans la plupart des cas, la rédaction de revendications se débrouille avec un peu d'aide de ses amis, mais il y a des limites. Parfois, la différenciation des revendications se heurte à Disclosure World, se heurte à la tête et perd. Un exemple noté, mettant en vedette un désaccord vigoureux entre le juge en chef Rader dans le coin de la différenciation, et les juges Lourie et Plager, s'est produit dans Retractable Technologies, Inc. v. Becton, Dickinson and Co. La technologie concernait les seringues rétractables, dans lesquelles l'aiguille se rétracte dans le corps de la seringue après utilisation. L'interprétation de la revendication contestée était centrée sur la question de savoir si le corps de la seringue était nécessairement formé d'une seule unité ou de plusieurs éléments. La revendication indépendante citée, "[une] seringue comprenant un corps creux". Une revendication dépendante a suivi, réclamant "[l]a seringue de la revendication 1 comprenant un corps monobloc". Différenciation classique des revendications, a soutenu le juge en chef Rader, appelant à une large revendication indépendante. L'opinion du juge Lourie a invoqué Phillips pour se concentrer sur la spécification, où la seringue était décrite à plusieurs reprises comme ayant un corps monobloc, à la fois dans la description détaillée et dans le résumé. L'arrière-plan distingue l'invention revendiquée de l'art antérieur sur la base d'un corps monobloc, et les dessins ne montrent qu'une construction monobloc. Tenant compte de toute cette description, le juge Lourie a conclu qu '«une construction de« corps »qui limite le terme à un corps monobloc est nécessaire pour rattacher les revendications à ce que les spécifications indiquent que l'inventeur a réellement inventé». Le juge en chef Rader répond avec un raisonnement directement issu du monde classique de la domination des revendications :

Lorsque l'inventeur a voulu imposer une limitation structurelle en une seule pièce, il l'a fait explicitement, comme le montrent les revendications dépendantes 14 et 57 du brevet '224. Par conséquent, ce tribunal ne devrait pas imposer une telle limitation structurelle aux réclamations qui utilisent simplement le terme « corps » sans un modificateur « d'une seule pièce ». Une telle interprétation est contraire au sens ordinaire et coutumier du mot "corps", viole la doctrine de la différenciation des revendications et n'est pas étayée par les brevets en cause.

La différenciation des revendications est une excellente arme, mais certains jours, Disclosure World gagne.

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